Proteção da propriedade intelectual ao fabricar materiais de construção na China

O receio de que uma fábrica chinesa copie um design do comprador e o venda a um concorrente é uma das razões mais comuns pelas quais os compradores hesitam em fabricar na China, e é também uma das mais solucionáveis. A proteção da propriedade intelectual na China não é impossível; é simplesmente diferente, e o comprador que a trata como um projeto com os instrumentos jurídicos certos aplicados na ordem certa pode atingir um nível de proteção que surpreende aqueles que presumiam que nenhuma estava disponível. Este guia cobre os cinco instrumentos que realmente importam para um comprador de materiais de construção: o acordo NNN, as patentes chinesas de design e modelo de utilidade, o registo de marca, as cláusulas protetoras no contrato OEM, e a propriedade explícita da ferramentaria. Usados em conjunto formam uma defesa em camadas que transforma um receio vago num risco gerido.

O acordo NNN: o contrato de não divulgação, não uso e não circumvenção

O acordo NNN é o equivalente chinês do acordo de não divulgação ocidental, mas vai mais longe, e as partes adicionais são o que o tornam eficaz. O primeiro N é a não divulgação, a obrigação de manter confidencial a informação confidencial, que o NDA ocidental também cobre. O segundo N é o não uso, a obrigação de não usar a propriedade intelectual do comprador para qualquer propósito que não o cumprimento das próprias encomendas do comprador, o que impede a fábrica de executar o design do comprador na sua própria linha para as suas próprias vendas. O terceiro N é a não circumvenção, a obrigação de não contornar o comprador e de não vender diretamente aos clientes ou distribuidores do comprador, o que protege as relações comerciais do comprador. O NNN deve ser assinado antes de qualquer partilha de desenho técnico, amostra ou especificação, deve ser regido pelo direito chinês e ser exigível num tribunal chinês, e deve especificar danos liquidados por incumprimento, porque um tribunal chinês está muito mais disposto a executar uma quantia de danos estipulada do que a calcular uma incerta.

Patentes de design e modelo de utilidade na China

Uma patente chinesa é a forma mais forte de proteção para um design de produto ou inovação técnica, e ao contrário de uma marca protege o produto em si em vez da sua marca. Uma patente de design protege a aparência ornamental de um produto, a forma, o padrão ou a combinação de cores que dá a uma porta de armário, um ladrilho ou um aparelho sanitário o seu look distintivo, e é relativamente rápida e barata de obter, com uma concessão típica em seis a doze meses. Um modelo de utilidade protege uma inovação funcional, um mecanismo ou uma melhoria estrutural que oferece uma vantagem prática, e é igualmente rápido de conceder e um pouco mais fácil de obter do que uma patente de invenção, embora leve um prazo de proteção mais curto. O ponto estratégico é que as patentes devem ser depositadas na China antes da divulgação pública do produto, porque a China aplica uma regra estrita de primeiro a depositar, e um comprador que lança um produto no seu mercado nacional antes de depositar na China doou efetivamente o design a quem depositar primeiro no escritório chinês de patentes.

Registo de marca na China e a regra do primeiro a depositar

Um registo de marca chinês protege o nome da marca, o logótipo ou o nome do produto sob o qual os materiais de construção são vendidos, e é o instrumento que impede uma fábrica ou um concorrente de registar a marca do comprador na China primeiro e depois bloquear as próprias importações do comprador. A China opera um sistema estrito de primeiro a depositar para marcas, o que significa que a primeira pessoa a depositar um pedido para uma marca numa dada classe é sua proprietária, independentemente de quem a usou primeiro noutro lugar. Esta regra produziu muitos casos em que um comprador chega à China para encontrar a sua própria marca já registada por um squatter local, e os únicos recursos são um processo de cancelamento dispendioso ou uma recompra negociada. A proteção consiste em depositar a marca na China nas classes relevantes antes de qualquer uso público da marca, e em depositar a versão em língua chinesa da marca bem como a versão em escrita latina, porque uma marca protegida apenas em caracteres latinos pode ser copiada em caracteres chineses com relativa facilidade.

Cláusulas do contrato OEM que protegem o comprador

O contrato OEM é o acordo-mestre ao abrigo do qual a fábrica produz bens para o comprador, e as cláusulas de proteção da PI dentro dele são onde a proteção quotidiana realmente opera. As cláusulas-chave são um reconhecimento de que toda a propriedade intelectual do produto pertence ao comprador, uma obrigação da fábrica de fabricar apenas para o comprador e de cessar a produção imediatamente no final do contrato, uma proibição à fábrica de usar ou mostrar os produtos ou designs do comprador a terceiros, um requisito de que a fábrica marque as mercadorias apenas com as marcas do comprador e não com uma marca de fábrica, uma cláusula que exige que a fábrica ceda ao comprador qualquer melhoria que desenvolva sobre o design do comprador, e uma quantia de danos liquidados por incumprimento de qualquer uma destas obrigações. Estas cláusulas transformam a proteção abstrata do NNN e das patentes num conjunto concreto de obrigações exigíveis contra a fábrica específica, e são as cláusulas que um comprador invoca quando uma suspeita de incumprimento ocorre.

Propriedade da ferramentaria e o direito de a retirar

A ferramentaria são os moldes, matrizes, gabaritos e acessórios que a fábrica usa para produzir as peças específicas do comprador, e a questão de quem é dono da ferramentaria é uma das fontes de litígio mais comuns na fabricação chinesa. O comprador que paga a ferramentaria presume que a propriedade segue o pagamento, mas sem uma cláusula escrita a fábrica pode reclamar a ferramentaria como sua e usá-la para produzir as mesmas peças para outros clientes. A cláusula protetora estabelece que o comprador é dono da ferramentaria em plena propriedade, que a fábrica a detém como depositária em benefício exclusivo do comprador, que a fábrica não a pode usar para nenhum outro cliente, e que o comprador tem o direito de retirar a ferramentaria da fábrica a qualquer momento, incluindo no final do contrato. Uma fotografia de cada ferramenta com o seu número de série, tirada na entrega e anexada ao contrato, previne litígios posteriores sobre quais ferramentas pertencem ao comprador, e uma auditoria periódica da ferramentaria na fábrica confirma que não foi usada fora das encomendas do comprador.

A proteção da propriedade intelectual na China não é um documento único mas um sistema em camadas, e o comprador que sobrepõe um acordo NNN, as patentes chinesas relevantes, um registo de marca, as cláusulas protetoras de um contrato OEM e a propriedade explícita da ferramentaria atinge uma proteção muito mais forte do que qualquer instrumento isolado pode proporcionar. Nenhum destes instrumentos é caro em relação ao valor do produto que protegem, e o custo de os pôr em prática antes de a produção começar é uma pequena fração do custo de um litígio depois de uma cópia aparecer no mercado. O receio de cópia é racional; a resposta a esse receio deveria ser a aplicação estruturada dos instrumentos jurídicos que existem precisamente para o abordar, aplicados antes de os designs serem partilhados em vez de depois de as cópias serem encontradas.