Protection de la propriété intellectuelle lors de la fabrication de matériaux de construction en Chine

La crainte qu'une usine chinoise copie un design d'acheteur et le vende à un concurrent est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les acheteurs hésitent à fabriquer en Chine, et c'est aussi l'une des plus solubles. La protection de la propriété intellectuelle en Chine n'est pas impossible ; elle est simplement différente, et l'acheteur qui la traite comme un projet avec les bons instruments juridiques appliqués dans le bon ordre peut atteindre un niveau de protection qui surprend ceux qui présumaient qu'aucune n'était disponible. Ce guide couvre les cinq instruments qui comptent vraiment pour un acheteur de matériaux de construction : l'accord NNN, les brevets chinois de design et de modèle d'utilité, l'enregistrement de marque, les clauses protectrices dans le contrat OEM, et la propriété explicite de l'outillage. Utilisés ensemble, ils forment une défense en couches qui transforme une crainte vague en un risque maîtrisé.

L'accord NNN : le contrat de non-divulgation, non-utilisation et non-contournement

L'accord NNN est l'équivalent chinois de l'accord de non-divulgation occidental, mais il va plus loin, et ce supplément est ce qui le rend efficace. Le premier N est la non-divulgation, l'obligation de garder confidente l'information confidentielle, que le NDA occidental couvre aussi. Le deuxième N est la non-utilisation, l'obligation de ne pas utiliser la propriété intellectuelle de l'acheteur à d'autres fins que de remplir les propres commandes de l'acheteur, ce qui empêche l'usine de lancer le design de l'acheteur sur sa propre ligne pour ses propres ventes. Le troisième N est le non-contournement, l'obligation de ne pas contourner l'acheteur et de ne pas vendre directement aux clients ou distributeurs de l'acheteur, ce qui protège les relations commerciales de l'acheteur. Le NNN doit être signé avant tout partage de plan technique, d'échantillon ou de spécification, il doit être régi par le droit chinois et exécutable devant un tribunal chinois, et il doit spécifier des dommages-intérêts forfaitaires en cas de manquement, car un tribunal chinois est bien plus disposé à exécuter un montant de dommages stipulé qu'à en calculer un incertain.

Brevets de design et modèles d'utilité en Chine

Un brevet chinois est la forme de protection la plus forte pour un design de produit ou une innovation technique, et contrairement à une marque il protège le produit lui-même plutôt que sa marque. Un brevet de design protège l'apparence ornementale d'un produit, la forme, le motif ou la combinaison de couleurs qui donne à une porte de meuble, un carreau ou un appareil sanitaire son look distinctif, et il est relativement rapide et peu coûteux à obtenir, avec une délivrance typique en six à douze mois. Un modèle d'utilité protège une innovation fonctionnelle, un mécanisme ou une amélioration structurelle qui offre un avantage pratique, et il est également rapide à délivrer et un peu plus facile à obtenir qu'un brevet d'invention, bien qu'il porte une durée de protection plus courte. Le point stratégique est que les brevets doivent être déposés en Chine avant toute divulgation publique du produit, car la Chine applique une règle stricte du premier déposant, et un acheteur qui lance un produit sur son marché national avant de déposer en Chine a effectivement fait don du design à quiconque dépose en premier à l'office chinois des brevets.

Enregistrement de marque en Chine et la règle du premier déposant

Un enregistrement de marque chinois protège le nom de marque, le logo ou le nom de produit sous lequel les matériaux de construction sont vendus, et c'est l'instrument qui empêche une usine ou un concurrent d'enregistrer la marque de l'acheteur en Chine d'abord, puis de bloquer les propres importations de l'acheteur. La Chine applique un système strict du premier déposant pour les marques, ce qui signifie que la première personne à déposer une demande pour une marque dans une classe donnée en est propriétaire, indépendamment de qui l'a utilisée en premier ailleurs. Cette règle a produit de nombreux cas où un acheteur arrive en Chine pour trouver sa propre marque déjà enregistrée par un squatter local, et les seuls recours sont une procédure d'annulation coûteuse ou un rachat négocié. La protection consiste à déposer la marque en Chine dans les classes pertinentes avant tout usage public de la marque, et à déposer la version en langue chinoise de la marque autant que la version en écriture latine, car une marque protégée seulement en caractères latins peut être copiée en caractères chinois avec une relative facilité.

Clauses de contrat OEM qui protègent l'acheteur

Le contrat OEM est l'accord-cadre en vertu duquel l'usine produit des biens pour l'acheteur, et les clauses de protection de la PI qu'il contient sont là où la protection au quotidien s'opère réellement. Les clauses clés sont une reconnaissance que toute la propriété intellectuelle du produit appartient à l'acheteur, une obligation pour l'usine de fabriquer uniquement pour l'acheteur et de cesser immédiatement la production à la fin du contrat, une interdiction pour l'usine d'utiliser ou de montrer les produits ou designs de l'acheteur à un tiers, une exigence que l'usine marque les marchandises uniquement avec les marques de l'acheteur et non avec une marque d'usine, une clause exigeant de l'usine qu'elle rétrocède à l'acheteur toute amélioration qu'elle développe sur le design de l'acheteur, et un montant de dommages-intérêts forfaitaires pour manquement à l'une de ces obligations. Ces clauses transforment la protection abstraite du NNN et des brevets en un ensemble concret d'obligations exécutables contre l'usine spécifique, et ce sont les clauses qu'un acheteur invoque lorsqu'un manquement est suspecté.

Propriété de l'outillage et droit de le retirer

L'outillage désigne les moules, matrices, gabarits et montages que l'usine utilise pour produire les pièces spécifiques de l'acheteur, et la question de qui possède l'outillage est l'une des sources de litige les plus courantes dans la fabrication chinoise. L'acheteur qui paie l'outillage suppose que la propriété suit le paiement, mais sans clause écrite l'usine peut revendiquer l'outillage comme sien et l'utiliser pour produire les mêmes pièces pour d'autres clients. La clause protectrice stipule que l'acheteur possède l'outillage en pleine propriété, que l'usine le détient comme dépositaire au seul bénéfice de l'acheteur, que l'usine ne peut l'utiliser pour aucun autre client, et que l'acheteur a le droit de retirer l'outillage de l'usine à tout moment, y compris à la fin du contrat. Une photographie de chaque outil avec son numéro de série, prise à la livraison et annexée au contrat, prévient les litiges ultérieurs sur les outils appartenant à l'acheteur, et un audit périodique de l'outillage dans l'usine confirme qu'il n'a pas été utilisé hors des commandes de l'acheteur.

La protection de la propriété intellectuelle en Chine n'est pas un document unique mais un système en couches, et l'acheteur qui superpose un accord NNN, les brevets chinois pertinents, un enregistrement de marque, les clauses protectrices d'un contrat OEM et la propriété explicite de l'outillage atteint une protection bien plus forte que ne le peut aucun instrument isolé. Aucun de ces instruments n'est coûteux par rapport à la valeur du produit qu'ils protègent, et le coût de leur mise en place avant le début de la production est une petite fraction du coût d'un litige après l'apparition d'une copie sur le marché. La crainte de la copie est rationnelle ; la réponse à cette crainte devrait être l'application structurée des instruments juridiques qui existent précisément pour y répondre, appliqués avant le partage des designs plutôt qu'après la découverte des copies.