Protección de la propiedad intelectual al fabricar materiales de construcción en China

El temor de que una fábrica china copie un diseño del comprador y lo venda a un competidor es una de las razones más comunes por las que los compradores dudan en fabricar en China, y también es uno de los más solucionables. La protección de la propiedad intelectual en China no es imposible; simplemente es diferente, y el comprador que la trata como un proyecto con los instrumentos jurídicos correctos aplicados en el orden correcto puede alcanzar un nivel de protección que sorprende a quienes asumían que no había ninguna disponible. Esta guía cubre los cinco instrumentos que realmente importan para un comprador de materiales de construcción: el acuerdo NNN, las patentes chinas de diseño y modelo de utilidad, el registro de marca, las cláusulas protectoras en el contrato OEM, y la propiedad explícita del molde. Usados juntos forman una defensa en capas que convierte un temor vago en un riesgo gestionado.

El acuerdo NNN: el contrato de no divulgación, no uso y no elusión

El acuerdo NNN es el equivalente chino del acuerdo occidental de no divulgación, pero va más allá, y las partes adicionales son lo que lo hace eficaz. La primera N es no divulgación, la obligación de mantener confidencial la información confidencial, que el NDA occidental también cubre. La segunda N es no uso, la obligación de no usar la propiedad intelectual del comprador para ningún propósito distinto de cumplir los propios pedidos del comprador, lo que impide a la fábrica ejecutar el diseño del comprador en su propia línea para sus propias ventas. La tercera N es no elusión, la obligación de no eludir al comprador y de no vender directamente a los clientes o distribuidores del comprador, lo que protege las relaciones comerciales del comprador. El NNN debe firmarse antes de compartir cualquier plano técnico, muestra o especificación, debe regirse por el derecho chino y ser ejecutable en un tribunal chino, y debe especificar daños liquidados por incumplimiento, porque un tribunal chino está mucho más dispuesto a ejecutar una cifra de daños estipulada que a calcular una incierta.

Patentes de diseño y modelo de utilidad en China

Una patente china es la forma más fuerte de protección para un diseño de producto o una innovación técnica, y a diferencia de una marca protege el producto en sí en lugar de su marca. Una patente de diseño protege la apariencia ornamental de un producto, la forma, el patrón o la combinación de colores que da a una puerta de armario, una baldosa o un aparato sanitario su look distintivo, y es relativamente rápida y económica de obtener, con una concesión típica en seis a doce meses. Un modelo de utilidad protege una innovación funcional, un mecanismo o una mejora estructural que ofrece una ventaja práctica, y es igualmente rápido de conceder y algo más fácil de obtener que una patente de invención, aunque lleva un plazo de protección más corto. El punto estratégico es que las patentes deben presentarse en China antes de la divulgación pública del producto, porque China aplica una regla estricta de primero en presentar, y un comprador que lanza un producto en su mercado nacional antes de presentar en China ha donado efectivamente el diseño a quien presente primero en la oficina china de patentes.

Registro de marca en China y la regla de primero en presentar

Un registro de marca chino protege el nombre de marca, el logotipo o el nombre del producto bajo el cual se venden los materiales de construcción, y es el instrumento que impide que una fábrica o un competidor registre la marca del comprador en China primero y luego bloquee las propias importaciones del comprador. China opera un sistema estricto de primero en presentar para marcas, lo que significa que la primera persona que presenta una solicitud para una marca en una clase dada es su propietaria, independientemente de quién la usara primero en otro lugar. Esta regla ha producido muchos casos en los que un comprador llega a China para encontrar su propia marca ya registrada por un ocupante local, y los únicos recursos son un costoso procedimiento de cancelación o una recompra negociada. La protección consiste en presentar la marca en China en las clases pertinentes antes de cualquier uso público de la marca, y en presentar la versión en lengua china de la marca tanto como la versión en escritura latina, porque una marca protegida solo en caracteres latinos puede ser copiada en caracteres chinos con relativa facilidad.

Cláusulas del contrato OEM que protegen al comprador

El contrato OEM es el acuerdo maestro bajo el cual la fábrica produce bienes para el comprador, y las cláusulas protectoras de la PI dentro de él son donde la protección cotidiana realmente opera. Las cláusulas clave son un reconocimiento de que toda la propiedad intelectual del producto pertenece al comprador, una obligación de la fábrica de fabricar solo para el comprador y de cesar la producción inmediatamente al final del contrato, una prohibición a la fábrica de usar o mostrar los productos o diseños del comprador a un tercero, un requisito de que la fábrica marque las mercancías solo con las marcas del comprador y no con una marca de fábrica, una cláusula que exige a la fábrica ceder al comprador cualquier mejora que desarrolle sobre el diseño del comprador, y una cifra de daños liquidados por incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones. Estas cláusulas convierten la protección abstracta del NNN y las patentes en un conjunto concreto de obligaciones ejecutables contra la fábrica específica, y son las cláusulas que un comprador invoca cuando se sospecha un incumplimiento.

Propiedad del molde y el derecho a retirarlo

El molde y herramienta comprende los moldes, matrices, plantillas y accesorios que la fábrica usa para producir las piezas específicas del comprador, y la cuestión de quién posee el molde es una de las fuentes más comunes de litigio en la fabricación china. El comprador que paga por el molde asume que la propiedad sigue al pago, pero sin una cláusula escrita la fábrica puede reclamar el molde como propio y usarlo para producir las mismas piezas para otros clientes. La cláusula protectora establece que el comprador posee el molde en plena propiedad, que la fábrica lo custodia como depositario en beneficio exclusivo del comprador, que la fábrica no puede usarlo para ningún otro cliente, y que el comprador tiene derecho a retirar el molde de la fábrica en cualquier momento, incluso al final del contrato. Una fotografía de cada herramienta con su número de serie, tomada en la entrega y adjunta al contrato, previene litigios posteriores sobre qué herramientas pertenecen al comprador, y una auditoría periódica del molde en la fábrica confirma que no ha sido usado fuera de los pedidos del comprador.

La protección de la propiedad intelectual en China no es un documento único sino un sistema en capas, y el comprador que superpone un acuerdo NNN, las patentes chinas pertinentes, un registro de marca, las cláusulas protectoras de un contrato OEM y la propiedad explícita del molde alcanza una protección mucho más fuerte de la que cualquier instrumento aislado puede proporcionar. Ninguno de estos instrumentos es caro en relación con el valor del producto que protegen, y el costo de ponerlos en marcha antes de que comience la producción es una pequeña fracción del coste de un litigio después de que aparece una copia en el mercado. El temor a la copia es racional; la respuesta a ese temor debería ser la aplicación estructurada de los instrumentos jurídicos que existen precisamente para abordarlo, aplicados antes de compartir los diseños en lugar de después de encontrar las copias.